Personne n’aime se faire voler ses biens, et les marques, comme les droits d’auteur et les brevets, sont des propriétés. Si ces types de biens sont volés (utilisés sans autorisation), cela s’appelle une contrefaçon, et les marques sont protégées contre toute contrefaçon en vertu de la loi américaine.
Définition et exemples de contrefaçon de marque
Une marque commerciale est un mot, un symbole ou une expression qu'une entreprise utilise pour distinguer ses produits de ceux d'autres entreprises. Une marque de service fonctionne de la même manière pour les services aux entreprises. Les marques sont protégées par propriété intellectuelle lois.
La contrefaçon de marque est l'utilisation non autorisée de la marque de quelqu'un d'autre sans autorisation et d'une manière qui peut provoquer une confusion, une tromperie ou une erreur sur la propriété de biens ou de services.
Nom alternatif: violation de marque.
Pour étayer une action en contrefaçon de marque, le propriétaire doit prouver plusieurs réclamations au tribunal:
- Il doit prouver qu'il est propriétaire de la marque.
- Il doit également prouver qu'il est prioritaire, c'est-à-dire être le premier à l'utiliser.
- Il doit pouvoir démontrer que la marque du défendeur est susceptible de semer la confusion chez les consommateurs quant à sa source.
Les tribunaux examinent également:
- La force de la marque.
- La proximité des marchandises (c'est-à-dire que les vêtements de tennis et les chaussures de tennis sont proches, alors que les chaussures de tennis et les produits de nettoyage ne le sont pas).
- La similarité des marques (y compris les graphiques).
- Preuve d’une réelle confusion.
- La similarité des canaux marketing utilisés (annoncés sur la même chaîne câblée par exemple).
- Le degré de prudence exercé par l’acheteur type.
- L’intention du défendeur.
Les facteurs les plus importants dans les poursuites en contrefaçon de marque sont les similitudes des produits ou des services, ainsi que la confusion et les associations erronées qui peuvent en résulter.
Exemples de poursuites pour contrefaçon de marque
Dans ces cas, la question de la « confusion » était la raison du procès:
- Adidas America a poursuivi le détaillant Forever 21 parce que le graphisme sur les vêtements de ce dernier était trop proche du motif à rayures familier du premier; les deux sociétés sont parvenues à un accord de règlement en 2017.
- 3M Co. a remporté un procès contre une entreprise chinoise qui utilisait la marque « 3N ».
- Le World Wildlife Fund (WWF) a remporté un procès contre la World Wrestling Federation (WWF) en 2001, obligeant le groupe de lutte à devenir la World Wrestling Entertainment (WWE).
Comment fonctionne la contrefaçon de marque
Un propriétaire de marque qui estime qu'une marque qu'il possède a fait l'objet d'une violation peut engager une action civile contre la partie présumée contrevenante. La plupart des propriétaires de marques déposent leurs poursuites devant un tribunal fédéral. Ils peuvent également recourir au droit commun de l’État, mais uniquement pour les cas relevant de l’État où la marque est enregistrée.
Une autre option pour contester une violation de marque consiste pour le propriétaire de la marque (par l'intermédiaire de son avocat) à envoyer un lettre de demande (parfois appelée ordonnance de cessation et d'abstention) à l'autre partie dans le but de résoudre la situation sans recourir aux tribunaux.
Dans les affaires de contrefaçon de marque, les plaignants peuvent demander au tribunal de délivrer une requête préliminaire. injonction pour empêcher le défendeur de continuer à utiliser la marque prétendument préjudiciable pendant que l'affaire progresse.
Défenses contre les réclamations pour contrefaçon de marque
Voici quelques moyens de défense courants contre les allégations de violation du droit d'auteur :
- L’enregistrement de la marque était frauduleux.
- La marque a été abandonnée par le titulaire.
- L'utilisation de la marque donne une fausse idée de la source des produits ou des services.
- L’usage est le nom individuel de la personne ou est descriptif, sans signification secondaire.
- Le défendeur utilisait la marque avant la date d’enregistrement de la marque et ne savait pas que le demandeur l’utilisait également.
- Utilisation loyale, en utilisant les mots de bonne foi, à titre purement descriptif, et non dans le sens secondaire du terme.
- Parodie, imitation délibérément exagérée d'un style pour un effet comique.
Sanctions en cas de contrefaçon de marque
Les sanctions imposées au défendeur sont des recours pour le demandeur. Les remèdes courants sous forme d’allégement monétaire comprennent:
- Les bénéfices du défendeur.
- Dégâts soutenue par le demandeur.
- Frais de l'action (honoraires d'avocat et frais de justice).
Protéger une marque
La meilleure façon de protéger une marque contre la contrefaçon est de:
- Utilisez-le dans vos relations commerciales avec d'autres et surtout avec le public.
- Enregistrez la marque.
Selon l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), certains des types de marques les plus solides et les plus facilement protégeables sont marques fantaisistes et arbitraires parce qu'ils sont intrinsèquement distinctifs. Les marques fantaisistes sont des mots inventés sans dictionnaire ni autre signification connue, tandis que les marques arbitraires sont des mots réels ayant une signification connue qui n'ont aucune association ou relation avec les produits protégé.
Les marques peuvent être déposées auprès de:
- Le USPTO.
- Une agence d'État américaine.
- Le Protocole de Madrid, afin d'enregistrer et de protéger des marques à l'étranger.
L'enregistrement fédéral n'est pas requis pour établir les droits de marque; si l'enregistrement expire ou est annulé, le propriétaire peut continuer à détenir des droits de droit commun sur la marque, à compter de son utilisation réelle.
Éviter une réclamation pour contrefaçon de marque
La meilleure façon d’éviter que quelqu’un ne dénonce une contrefaçon est de faire des recherches avant que la marque ne soit utilisée. Vérifiez les documents officiels pour vous assurer que personne ne possède une marque similaire. Certains endroits où effectuer une recherche incluent :
- L'USPTO Système de recherche électronique de marques (TESS).
- Enregistrements de noms commerciaux dans les États où vous faites des affaires.
- L’Organisation Mondiale de la Propriété Internationale Base de données mondiale des marques si vous faites des affaires à l’international.
Obtenir de l'aide en cas de violation de marque
Que vous soyez demandeur ou défendeur, c’est une bonne idée de demander l’aide d’un conseil en marques agréé aux États-Unis. Un avocat peut vous aider à rédiger des documents, à naviguer dans les négociations et à vous éviter des problèmes juridiques supplémentaires coûteux.
Points clés à retenir
- La contrefaçon de marque consiste à utiliser illégalement la marque de quelqu’un d’autre.
- Les plaintes pour contrefaçon et les poursuites se concentrent principalement sur la question de savoir si une marque a tendance à semer la confusion chez les clients et le public.
- L’enregistrement d’une marque n’est pas nécessaire, mais cela peut aider à gagner une action en contrefaçon devant le tribunal.
